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浅析意大利商标授权确权和维权制度
发布时间:2023-11-20    
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 一、商标授权制度

1、提交申请

在意大利,商标注册申请的审查机关为意大利专利商标局(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ,以下简称UIBM)。欧盟成员国、巴黎公约国、世界贸易组织(简称“WTO”)或签订互惠协议国公民或居民的任何自然人或法人,均可向UIBM提出商标注册申请。在申请途径上,申请人可以直接向UIBM提交申请,也可以通过欧盟商标或马德里国际注册对意大利进行指定保护。在可申请的标识方面,文字、图案、字母、数字、声音、外观、颜色组合或声音等标志只要可用于识别申请人的商品或服务,并可将其与竞争对手的商品或服务区分开来,均可向UIBM申请提交。在提交意大利商标注册申请时,申请人应当提供的信息或文件有:

第一,确定商标的类型,如文字商标(包括人名)、图形、三维立体标志等。若为颜色商标,需提供潘通色卡色号;若为声音商标,需提供MP3MP4格式的声音样本。

第二,提供商品和服务清单。具体可以参考《尼斯分类表》。

第三,提供优先权信息。如,所主张优先权申请的国家、申请号、申请日等具体信息。同时,需提供优先权证明文件副本,无需办理公证。若优先权证明文件并非意大利语,需同时提供翻译。优先权证明文件可在提交申请后的6个月内后补。

第四,提供申请人名称、国籍和地址信息。

第五,提供商标图样(彩色或黑白)。

第六,申请人还应提供授权委托书。委托书无需公证或认证,可在申请之日起2个月内后补。

2、实质审查与欧盟实质审查相似,UIBM不会对相对理由进行实质审查,而是仅进行书面审查和绝对理由审查。常见的绝对理由驳回有缺乏显著性、误认等。在顺利的情况下,意大利商标的注册周期为9-12个月左右,其中形式审查和绝对理由审查约需3-5个月,公告期为3个月,公告期内无人异议,将在3-4个月左右下发注册证书。UIBM并未设立申请商标加速审查的程序,但是在极特殊的情况下,审查员可能会同意加速审查申请,比如该商标的审查结果对另案的诉讼有决定性影响。是否加速审查取决于审查员的自由裁量。对于零售服务是否可以获准保护,UIBM一度持否定态度,在部分驳回通知中不仅要求对所销售商品做出具体说明,更是对销售服务本身的可保护性提出了质疑。但根据当前的审查实践,只要申请人对零售服务相关的产品类型做出具体规定,零售类服务仍可在意大利获准保护。3. 权利维护-变更、转让、续展与许可关于变更,注册人名称和地址变更无需提交任何辅助文件,仅需提供委托书及该变更的生效时间。关于转让,申请中和已经注册商标均可转让,商标权人可以就其注册的全部或部分商品或服务进行转让。在任何情况下,商标的转让(和许可)都不得使公众误解商品和服务的特征。在意大利提交商标转让申请,需要提交公证的书面转让文件,并办理财务登记后,才可向商标局正式提交。转让程序双方也可以提交《指定转让声明》(declaration of given assignment),该声明的性质为宣誓书,无需办理公证,但在向商标局正式提交前仍需办理财务登记。所有权的每次变更都应在UIBM登记,未登记的受让人不可对抗在后受让但已登记的受让人。关于续展,意大利商标自申请日起有效期为10年,每次续展后有效期亦为10年,续展次数不限。若注册商标的部分商品或服务经历了转让,则转让人和受让人应当分别提交续展申请。注册商标的续展申请可以在有效期满前一年内提交。在有效期届满后6个月内提交续展的,需额外缴纳宽展费。关于商标许可,商标权人可以对核定的全部或部分商品或服务在意大利全境或部分区域内进行非独占许可,前提是被许可人明确同意,在市场上或意大利境内,与注册人或其他被许可人在相关商品或服务上共同使用该商标,以发挥识别商品和服务来源的作用。若被许可人违反许可协议中关于许可期限、使用方式、使用商品或服务、使用地域或商品质量等方面的规定,则商标权人可以行使独占使用的权利。4. 商标的使用   商标所有人或被许可使用人无正当理由在商标注册后的五年内,或者有效期内连续五年不使用的,该商标将被撤销(注:该小节讨论的撤销系狭义上的不使用撤销,下文第二部分第2小节中讨论的撤销系广义的撤销)。“注册后任意连续N年不使用”与“提交撤销申请日起倒推N年不使用”(如中国)的时间界定规则代表了两种不同的不使用撤销期间的界定规则。其差异主要在于对于中间停止使用后又恢复使用的情形,结果可能会不一样。如果完全采取前一种“任意连续时间不使用”的计算方法,注册商标在被提出撤销申请时又恢复使用的,只要中间存在过连续N年不使用的事实,该商标仍有可能被撤销,而若采取“倒推”的计算方法,相同情形下注册商标将被维持。由此,若撤销申请提出时商标权人已经恢复使用的,对其予以撤销显然不符合撤销制度的立法目的,故《意大利知识产权法》规定,商标曾经连续五年未投入使用,但在不使用撤销申请提交之前该商标开始投入使用或者恢复使用的,仍将予以维持,但是若注册人在五年不使用撤销期限届满前3个月内对该商标投入使用或恢复使用,该使用将被视为仅为维持商标注册目的的象征性使用,从而无法维持注册商标的效力。对于更改注册标识的使用行为,《意大利知识产权法》明确规定,对于(轻微)改变注册标识但是并未改变其显著特征的使用,可以被认定为是对注册商标的使用。另外。仅为出口目的而贴附商标的行为,也明确被认定为商标性使用。与中国的不使用撤销制度另一点不同的是,在意大利,若商标未进行使用,但是注册权人除了此商标之外还拥有其他有效的近似商标且对近似商标进行了实际使用,则该五年内未使用的商标仍然可以维持,这一点类似于部分国家关于“联合商标”的规定,即对联合商标中某一件的使用可以维持其他商标的使用。而在中国,对其他注册商标的使用往往无法维持与其近似的注册商标的效力。此外,根据《意大利知识产权法》第127.2条,若商标未取得注册而标记“®”,将被处以51.65欧元至516.46欧元的罚款。

二、商标确权制度

1.第三方意见与商标异议

目前,意大利采取第三方意见与商标异议制度并行的机制。

关于第三方意见(third-party observation),任何主体对于申请商标持有不同意见的,可以在指定期限内向UIBM提交书面陈述意见,说明反对该商标获准注册的原因。若UIBM认为申请人的理由适当,将通知商标申请人,商标申请人可在30天内进行答辩。此类第三方意见仅仅作为UIBM实质审查过程中的参考。

关于商标异议制度,在意大利提交异议申请的主要事由有:被异议商标与异议人在先注册的商标相同或近似、与《保护工业产权巴黎公约》中规定的驰名商标相同或近似、损害他人其他在先权利,如姓名权等。需要注意的是,在意大利只能基于相对理由提出异议,若认为某商标违反绝对条款,应当在争议商标获准注册之后提出无效宣告。

自意大利商标注册申请公告之日起3个月内,利害关系人可向UIBM提出异议申请。UIBM收到异议申请后,将为异议双方设定为期2个月的冷静期,经双方共同申请,可延期至12个月。冷静期结束后,异议人应当在2个月内完善异议申请手续,如提交引标注册证、提供相关证据、委托书等,被异议人收到UIBM转达的上述材料后应在2个月内提交答辩。对于引标注册满五年的,被异议人可以要求异议人提交引标的实际使用证据,异议人应当在60天内进行答复。异议人拒不提供实际使用证据的,异议申请将被驳回;异议人仅提供部分商品或服务上的使用证据的,UIBM将仅基于已经使用的部分商品和服务进行审查。

2.商标撤销

根据意大利企业和制造部第180/2022号法令,自20221229日起,开始实施在UIBM对注册商标提起无效宣告和撤销的行政程序。在此之前,在意大利提起商标无效宣告和撤销只能通过司法程序进行,在颁布该法令之后,此类申请可以向法院提交,也可以直接向UIBM进行提交。

根据下列理由,可以针对意大利已注册商标向UIBM提出撤销程序:

第一,该商标已成为贸易中的通用名称;

第二,商标具有误导性;

第三,连续五年不使用。

关于商标不使用撤销的详情请见上文第一部分第4小节。

3. 商标无效宣告

在意大利提交无效宣告可以基于绝对理由或相对理由。

基于绝对理由提交无效宣告的主要情形有:

第一,缺乏显著性;

第二;具有不良影响或者具有欺骗性;

第三,根据欧盟或国家立法,或欧盟/国家为成员的相关国际协定的,关于保护原产地名称和地理标志的,葡萄酒的传统术语,保护传统特色,植物品种名称,不得注册商标。

基于相对理由提交无效宣告的主要情形有:

第一,与他人在相同或类似商品或服务上的在先商标相同或近似,存在混淆可能性或者使相关公众认为二者存在关联关系的;

第二,无论在后商标指定商品或服务与在先商标核定商品或服务类似与否,在后商标与他人享有一定知名度的在先商标的标识相同或近似,无正当理由使用所申请的商标将不公平地利用该在先商标的知名度或损害其显著性的。笔者认为该条款为尚未达到驰名程度但是也具有较高知名度的在先商标实现跨类保护提供了法律依据。

第三,与巴黎公约第六条所指出的驰名商标相同或相似的商标;第四,代理人或代表人抢注。

需要说明的是,尽管新法令实施后绝大部分无效宣告可以直接向UIBM提交,但是仍有一部分无效宣告案件只能向法院提交,比如基于未注册商标、商贸活动中使用的其他标志或其他先前权利(如在先版权、外观设计、姓名权等)、恶意提出的无效宣告申请。

UIBM收到申请人提出的无效宣告后,将为争议双方设定为期2个月的冷静期,经双方共同申请,可延期至12个月。冷静期结束后,双方各有60天时间提交意见或答辩,同时被申请人可以提交使用证明请求,要求申请人提供引标的实际使用证据。被申请人有此请求的,申请人应当在60天内进行答复。针对申请人提交的证据,被申请人应在60天内进行答复,不答复不影响当局下发无效宣告决定。对于无效宣告决定不满的,双方可在2个月内向上诉委员会提出上诉。

三、意大利的商标维权制度

1.维权程序-民事、刑事、行政执法

民事诉讼是商标侵权案件中最常见的诉讼方式,可以通过对商品生产者、销售者或中间商下发禁令的方式使侵权商品退出市场,从而有效地制止商标侵权行为。对于认定构成侵权的,当事人可以申请损害赔偿,或者申请对侵权商品进行销毁,销毁费用由侵权人承担。

刑事诉讼仅针对故意侵犯注册商标的行为,主要目的是为了维护公共利益。若侵权人被认定为应承担刑事责任,则可能面临罚款或监禁。案件正式进入刑事诉讼程序后,商标权人将无法随意中止诉讼程序。

从行政执法角度来看,商标所有人可以向海关当局提出行动申请,对涉嫌假冒的商品进行查封和扣押。

2.侵权事由及举证责任

注册商标的所有者有责任证明其商标被侵权。若一方能够提供重要线索证明其诉求并发现另一方持有能够证明其诉请的相关文件或信息,可向法院申请要求对方披露相关证据。

商标权人应当举证证明,未经商标注册人的许可,第三人在贸易中存在下述侵权行为:

a. 在相同商品/服务上使用与其注册商标相同的商标的;

b. 在相同或类似商品/服务上使用与其注册商标相同或近似的商标,容易导致混淆或者认为两商标存在关联关系的;

c. 在不相同或不类似的商品/服务上使用与在先注册商标相同或近似的商标,在先注册商标在国内具有知名度,无正当理由使用在后商标将不正当利用在先商标的声誉或损害其显著特征的。

在上述情形中,意大利商标权人有权禁止第三方在其商品或包装上贴附其注册标识,禁止第三方提供、投放或基于提供和投放目的储存带有该标识的货物或提供含有该标识的服务,禁止第三方进出口带有该标识的商品,禁止第三方将该标识使用于商业文书或广告。

3.审级和审限

在意大利,地方法院负责无效宣告和撤销行政诉讼以及商标民事侵权诉讼的审理,一审普通民事诉讼的审理周期通常为2-3年。对一审判决不服的,当事人可就法律和事实问题向上诉法院提出上诉,针对上诉法院的裁决,当事人只能就法律问题向最高法院提出进一步上诉。上诉法院和最高法院的审理周期也通常为2-3年。即,穷尽三级法院的民事救济程序可能需要长达10年,刑事诉讼的审查周期则更长。

(来源:知识产权家

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